Как зарегистрировать торговую марку в Украине и избежать ошибок

Многие предприниматели задаются вопросом: какой же он, тернистый путь по регистрации торговой марки? На что стоит обратить своё внимание при регистрации торговой марки, чтобы в будущем иметь хорошую защиту? В ответ на просьбы, в данной статье хочу проинструктировать всех желающих и остановить своё внимание на основных шагах по регистрации торговой марки.

Шаг №1: С чего начинать?

Если Вы решили зарегистрировать торговую марку в Украине, то Вам следует знать, что такие действия осуществляет Государственная служба интеллектуальной собственности, которая делегировала часть своих полномочий Государственному предприятию «Украинский институт промышленной собственности» (далее — УКРПАТЕНТ). Но, перед тем как туда обратиться, необходимо задать себе следующие вопросы:

1. какова будет цель Вашей регистрации?
2. в каких странах будете регистрировать торговую марку?
3. что именно Вы хотите защитить?
4. для каких товаров и/или услуг хотите получить защиту?

Отвечая на эти вопросы, нужно понимать, что:

• Как торговую марку можно зарегистрировать слова, в том числе имена, буквы, цифры, изобразительные элементы, цвета и комбинации цветов, а также любые комбинации таких обозначений. Самыми распространёнными торговыми марками являются: словесные; изобразительные и комбинированные (то есть состоящие из словесной и изобразительной частей).
• Также торговая марка может быть как цветной, так и черно-белой;
• Торговая марка охраняется территориально;
• Торговую марку можно регистрировать только под определенные товары и/или услуги.

Обо всем об этом и пойдет речь в этой статье.

Шаг №2: Как регистрировать, чтобы Вашу защиту было сложно обойти

Для того, чтобы с помощью торговой марки получить наилучшую защиту, при регистрации нужно учесть, как именно Вы будете использовать ее в дальнейшем. Считается, что наилучшую защиту предоставляет своему владельцу словесная торговая марка на двух-трех (или более) языках: украинском, русском, английском, причем для каждого языкового варианта регистрируется отдельная торговая марка. Если у Вас есть оригинальный логотип, то и о его защите нужно подумать. Если есть возможность отдельно выделить изобразительный элемент и отдельно словесную часть, то для защиты лучше регистрировать несколько торговых марок, чтобы защитить как Ваше название, так и изобразительную часть. Если же торговая марка будет использоваться целостно, то можно регистрировать комбинированную торговую марку.

Каждый отдельный случай нужно рассматривать индивидуально, но Вы должны понимать, что чем больше вариантов торговых марок Вам принадлежит, тем сложнее обойти Вашу защиту.

Шаг №3: Основные моменты по подбору классов МКТУ для регистрации Вашей ТМ

К примеру, мы решили, что регистрируем чёрно-белую словесную торговую марку для компьютерной программы. Далее необходимо определиться с тем, для каких же товаров и/или услуг мы будем проводить нашу регистрацию. В Украине, как и в большинстве стран мира, для регистрации торговой марки используется Международный классификатор товаров и услуг (далее — МКТУ). Он состоит из перечня всевозможных товаров и услуг, которые сгруппированы между собой по определённым отраслям и на сегодняшний день разбиты на 45 классов. Перечень классов постоянно расширяется, так как прогресс не стоит на месте, и на сегодняшний день уже действует 10-ая редакция данного классификатора. При этом с 1 по 34-й класс размещены товары, а с 35 по 45-й класс, соответственно, — услуги. Данный классификатор можно найти на сайте УКРПАТЕНТа. Для подбора классов товаров и/или услуг нужно просмотреть 45 классов МКТУ и выбрать для себя те, в которых Вы хотите получить защиту. Или можно прибегнуть к помощи патентных поверенных Украины, которые, исходя из своей практики, смогут подобрать для Вас наиболее полный перечень классов МКТУ, из которых Вы сможете себе выбрать приоритетные именно для Вас.

Согласно Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», объем правовой охраны определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, внесённых в Реестр. Это означает, что торговая марка охраняется только для тех товаров или услуг, в отношении которых она была зарегистрирована. А значит, и использовать, и выдавать лицензии, и защищать свою торговую марку Вы сможете только в отношении вот этих самых товаров и услуг.

Для наилучшей защиты в будущем, разработчику компьютерной программы лучше всего произвести регистрацию своей торговой марки в 09 классе МКТУ (производство компьютерных программ) и 42 классе МКТУ (разработка компьютерных программ). Это два основных класса МКТУ для данного рода деятельности.

В зависимости от специфики компьютерной программы для наиболее обширной охраны можно взять для регистрации и 38 класс МКТУ (услуги в сфере интернет связи для онлайн игр), 41 класс МКТУ (образовательные услуги для онлайн переводчиков), 28 класс МКТУ (производство игр) и даже 35 класс МКТУ (услуги по продаже и рекламе товаров), т.д.

Тут уж каждый решает для себя, какой объём защиты ему понадобится в будущем. Ведь, начиная свой бизнес, всегда нужно продумывать свои действия на несколько шагов вперёд. Вот представьте себе, что Вы взяли для регистрации только 09 класс МКТУ. А кто-то взял и зарегистрировал такую же торговую марку для 35 класса МКТУ и открыл, к примеру — Sex-shop с таким же названием, а у Вас производство компьютерных программ. Вроде и деятельность не пересекается, но вот приятно ли Вам наличие такого соседа? Именно поэтому подбор классов товаров и услуг является очень важным этапом, так как именно от правильного подбора классом в дальнейшем будет зависеть объем Ваших прав.

Шаг №4: Однородность как причина для отказа в регистрации или как правильно проводить поиск

Самой распространённой причиной для отказа в регистрации Вашей ТМ является наличие тождественных или схожих до степени смешения торговых марок, зарегистрированных или заявленных на регистрацию в Украине на имя другого лица, причём не только для таких же, но и для родственных с ними товаров и услуг.

Для того, чтобы не попасть в череду так называемых «счастливчиков», которым отказали в регистрации ТМ на вышеуказанном основании, проводится предварительный поиск на тождество и сходство с зарегистрированными и/или заявленными на регистрацию торговыми марками. Многим может показаться, что проведение поиска – это дополнительная трата денег и времени. Но на самом деле, проведение такого поиска, как раз наоборот, помогает сэкономить и время, и деньги. Так как отказ в регистрации торговой марки на основании наличия тождественных или схожих до степени смешения торговых марок заявитель получает на последнем этапе регистрации, и потраченные деньги и время – уже никто не вернёт.

Проведение предварительного поиска позволяет заявителю до подачи заявки прояснить ситуацию с наличием тождественных и схожих торговых марок. Как говорится: «Кто предупреждён, тот вооружён!». После проведения такого поиска Вы можете или спать спокойно – зная, что Вам зарегистрируют торговую марку, или же предпринять какие-то действия, чтобы снизить риски отказа.

Как и регистрация торговой марки, поиск тоже проводится по определённым классам МКТУ. При этом для проведения поиска необходимо учитывать, что поиск надо проводить также и по однородным товарам или услугам в других классах, чтобы впоследствии неожиданно не получить отказ в регистрации на основании тождественной торговой марки, поданной или зарегистрированной не для Ваших товаров или услуг, но для однородных с ними!

В Украине заказать такой поиск может физическое или юридическое лицо. Для этого нужно обратиться в филиал УКРПАТЕНТа» — «Украинский центр инноватики и патентно-информационных услуг».

Стоимость такого поиска составит:

• Для словесной или изобразительной торговой марки – 720 грн. в одном классе МКТУ (+144 грн. за каждый последующий класс МКТУ);
• Для комбинированной торговой марки – 1440 грн. в одном классе МКТУ (+288 грн. за каждый последующий класс МКТУ);

Поиск производится в течение 7 рабочих дней. По результатам поиска заказчик получит распечатку с выявленными торговыми марками, без пояснений относительно рисков отказа в регистрации на основании наличия тождественных или схожих к степени смешения торговых марок. Такая распечатка в среднем составит от 25 до 200 страниц. С тождественностью Вам должно быть все понятно: если есть зарегистрированная тождественная ТМ, то в регистрации Вам откажут. Но в большинстве своем эти 25-200 страниц составляют схожие торговые марки, и порой даже опытному специалисту сложно распознать, мешает ли конкретная торговая марка в данном случае.

Шаг №5: Другие причины для отказа

Помимо такой причины для отказа в регистрации торговой марки, как наличие тождественных и схожих к степени смешения торговых марок, есть ещё ряд причин, о которых Вы можете прочесть в статье 5-6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». К примеру, не регистрируются как торговые марки:

• описательные знаки;
• обозначения, которые указываю на вид, качество, назначение товаров и/или услуг;
• обозначения, которые вводят в заблуждение относительно лица, которое производит товары и/или предоставляет услуги и т.д. На это также нужно обращать внимание при разработке Вашей торговой марки.

Шаг №6: Выбор процедуры регистрации

Предположим, что риски у Вас минимальные, и можем приступить непосредственно к самой процедуре регистрации торговой марки. Законодательно срок регистрации торговой марки не установлен, но, исходя из практики, стандартная процедура регистрации длится 12-15 месяцев. В том случае, если по ходу регистрации были допущены ошибки или экспертиза запросит уточнить некоторые моменты, стандартный срок регистрации может затянуться, так как Вы вступаете в переписку с УКРПАТЕНТОМ.

За дополнительную плату процедуру регистрации торговой марки можно ускорить и провести за 8-8,5 месяцев, или же 4-4,5 месяца. Все зависит от Ваших потребностей. Обычно такие потребности связаны с желанием заявителя провести международную регистрацию торговой марки, получить доменное имя второго уровня в зоне UA, защитить свои права в случае нарушения и т.д.

Шаг №7: Подаём заявку на регистрацию торговой марки

Чтобы начать процедуру регистрации, нужно правильно составить Заявку на регистрацию торговой марки и подать ее в УКРПАТЕНТ. Согласно действующему законодательству, заявителями в Украине могут быть физические и\или юридические лица. Подготавливая заявку к подаче, очень важно правильно заполнить указанную форму, указать всю необходимую информацию о самом заявителе, о его торговой марке. Также важно приложить правильный перечень товаров и услуг, для которых будет происходить регистрация, так как после подачи заявки перечень расширить уже нельзя. Ну, и, конечно же, не забыть приложить образцы торговой марки размером 8х8 см. При этом, если торговая марка подаётся на регистрацию в черно-белом исполнении, изображение подаётся в пяти экземплярах, а если в цветном — то в десяти экземплярах.

После того, как Вы подадите заявку в УКРПАЕТНТ, Вам выдадут расписку о принятии заявки на регистрацию торговой марки. В такой расписке будет указан номер Вашей заявки (m 2013 00000), дата (12.06.2013) и время (15:15) подачи заявки.

Шаг №8: Оплата за подачу заявки

Важно помнить, что в течение 2-х месяцев от даты подачи заявки на регистрацию торговой марки необходимо оплатить сбор за ее подачу. Сбор за подачу заявки оплачивается согласно Постановления КМ Украины № 1716 от 24.12.2004 «Об утверждении Порядка оплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности» (далее — Постановление). Данный сбор переводится на счёт УКРПАТЕНТа по указанным на сайте УКРПАТЕНТа реквизитам.

В соответствии с Постановлением сбор составит – 1000 грн в одном классе МКТУ (+1000 грн за каждый последующий класс МКТУ). Обратите внимание на то, что если заявка будет подаваться от нескольких заявителей, то данный сбор возрастёт на 30%. Кроме того, если Вы хотите зарегистрировать цветную торговую марку, то Вам необходимо будет доплатить ещё 500 грн. за цвет, вне зависимости от количества цветов. Также в Постановлении предусмотрены и другие сборы, которые необходимо платить за дополнительные действия в отдельных случаях. Например: внесение изменений в заявку, возобновление срока оплаты сбора за выдачу Свидетельства и т.д.
После оплаты государственного сбора за подачу заявки процедура делопроизводства будет запущена, и даже в случае получения Вами отрицательного решения деньги уже Вам никто не вернёт.

Шаг №9:Установление даты подачи заявки

В том случае, если оплату Вы произвели верно, по указанному в заявке адресу Вам придёт уведомление от УКРПАТЕНТа об установлении даты подачи заявки на регистрацию знака для товаров и услуг. Такое уведомление свидетельствует о том, что все сборы за подачу заявки оплачены в полном объёме, и Вами успешно пройдена первая стадия формальной экспертизы Заявки — установление даты подачи заявки. При этом, если Вы все верно заполнили, подали и оплатили, то дата подачи устанавливается от момента обращения Вами в УКРПАТЕНТ с заявкой на регистрацию торговой марки.

И тут есть один приятный нюанс. С той даты, которая указана в уведомлении УКРПАТЕНТа об установлении даты Вы можете ставить возле своей торговой марки предупреждающую маркировку. Согласно установившейся мировой практики, возле поданной на регистрацию торговой марки ставится значок «™», который будет предупреждать о том, что Ваше обозначение проходит экспертизу и уже частично охраняется законом. Ну а после прохождения всех этапов экспертизы и получения Свидетельства о регистрации знака для товаров и услуг Вы сможете проставлять значок «®», который будет предупреждать потребителей и конкурентов о том, что торговая марка зарегистрирована в патентном ведомстве.

Шаг №10: Прохождение второй стадии формальной экспертизы

Следующим этапом по регистрации торговой марки является прохождение второй стадии формальной экспертизы заявки. На этом этапе заявка проверяется на соответствие формальным требованиям, которые установлены действующим законодательством. В частности:

• заявка должна подаваться в отношении одного знака;
• заявка составляется на украинском языке и должна содержать:

а) заявление о регистрации знака;
б) изображение заявляемого обозначения;
в) перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать знак, сгруппированных по МКТУ;

• в заявлении о регистрации знака необходимо указать заявителя его адрес, а также, если заявитель испрашивает охрану цвета, то он должен указать цвета в заявке и подать цветные образцы указанного знака.

Если в заявке допущены ошибки или неточности, то Вам из УКРПАТЕНТа придёт запрос, ответ на который Вы должны направить в УКРПАТЕНТ на протяжении 2-х месяцев. В противном же случае, в зависимости от причины запроса, может быть два варианта исхода:

1) Заявка продолжит регистрацию, и эксперт самостоятельно внесёт все те правки, которые он предложил на свое усмотрение. Например, такой исход возможет в том случае, если эксперт прислал уточнение по классам с предложением уточнить, исключить или перефразировать товар и\или услугу;

2) Заявка будет считаться отозванной и Ваше время и деньги уже никто не вернёт, если пришёл запрос о необходимости подать дополнительные документы, без которых делопроизводство по заявке не возможно. К примеру, запрос о необходимости подать заявление установленной формы с подписью и печатью предприятия, если Вы забыли его подписать и поставить печать и т.д.

В результате прохождения формальной экспертизы мы получаем вывод эксперта, и наша Заявка переходит на самый сложный этап — квалификационную экспертизу.

Шаг №11: Прохождение квалификационной экспертизы

Квалификационная экспертиза или так называемая «экспертиза по существу» подразумевает рассмотрение возможности предоставления правовой охраны для заявленной торговой марки. Именно на этом этапе регистрации полно подводных камней, которые могут всплыть в любой момент. На этой стадии экспертиза проверяет наличие тождественных и схожих до степени смешения уже зарегистрированных или поданных на регистрацию торговых марок, а также рассматривает Вашу торговую марку на соответствие другим пунктам ст. 5-6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

После прохождения данной экспертизы УКРПАТЕНТ выносит положительное решение о регистрации торговой марки или же предварительный отказ в регистрации Вашего обозначения.

Не спешите опускать руки, если Вы получили предварительный отказ в регистрации торговой марки. Это как раз тот этап, когда целесообразно обратиться к помощи патентного поверенного Украины, если Вы не сделали этого раньше. Ведь у Вас есть 2 месяца, чтобы: «собрать волю в кулак», подготовить все необходимые материалы и подать в УКРПАТЕНТ мотивированный ответ в пользу регистрации Вашей торговой марки. Если Вы не успеваете за 2 месяца собрать все необходимые для написания мотивированного ответа документы, то до истечения 2-х месяцев этот срок можно продлить. При этом необходимо обратиться с ходатайством в УКРПАТЕНТ и оплатить сбор за его подачу в размере 400 грн. Данный сбор предусмотрен уже известным нам Постановлением. Если же Вы не успели продлить срок подачи мотивированного ответа в пользу регистрации торговой марки, то у Вас есть ещё возможность его восстановить. Для этого нужно обратиться в УКРПАТЕНТ с ходатайством и оплатить сбор в размере 400 грн согласно Постановлению. Хочу обратить Ваше внимание на то, что восстановление возможно только при наличии уважительных причин для его пропуска, которые нужно указать в ходатайстве.

Если Вы в срок подали убедительный мотивированный ответ в пользу регистрации торговой марки, то Вы получите положительное решение о регистрации торговой марки, ну а если нет, то окончательный отказ. Из практики могу сказать, что в большинстве случаев, если мотивированный ответ готовит квалифицированный специалист — экспертиза принимает его во внимание и выносит решение о регистрации торговой марки.

Вернемся к хорошим новостям – Вы получили положительное решение о регистрации торговой марки. В таком случае на протяжении 3-х месяцев от даты получения решения о регистрации торговой марки Вам необходимо оплатить государственный сбор за публикацию сведений о регистрации Вашей торговой марки в размере 150 грн. в одном классе МКТУ (+ 150 грн. за каждый последующий класс МКТУ) для черно-белой торговой марки и 250 грн. в одном классе МКТУ (+ 150 грн. за каждый последующий класс МКТУ) для цветной. Также необходимо оплатить государственную пошлину за выдачу Свидетельства на знак для товаров и услуг в размере 85 грн. для резидентов Украины. Оригиналы платёжек об оплате вышеуказанных платежей необходимо подать в УКРПАТЕНТ.

Если по каким-то причинам Вы не успеваете за 3 месяца оплатить вышеуказанные сбор и пошлину, то у Вас есть возможность продлить или восстановить сроки для их оплаты. При этом необходимо обратиться с ходатайством в УКРПАТЕНТ и оплатить сбор за продление\восстановление сроков оплаты пошлины в размере — 400 грн. и сбора за продление\восстановление сроков оплаты сбора за публикацию сведений о регистрации Вашей торговой марки в размере — 400 грн.

После зачисления сбора за публикацию и пошлины за выдачу Свидетельства на счёт, УКРПАТЕНТ проведёт публикацию и напечатает Свидетельство утвержденного образца, которое будет являться охранным документом.

Важно помнить, что Свидетельство действует на протяжении 10 лет от даты подачи заявки. За 6 месяцев до истечения этого срока его можно и нужно продлевать. Свидетельство может продлеваться на 10 лет бесконечное количество раз, при этом необходимо подать ходатайство в УКРПАТЕНТ и оплатить соответствующий сбор за его продление в размере – 3000 грн. в одном классе МКТУ (+ 300 грн. за каждый последующий класс МКТУ).

Если Вы пропустили срок для продления Свидетельства, то у Вас в запасе есть ещё 6-ть месяцев для продления Свидетельства. В таком случае сбор за продление возрастёт на 150% и составит – 4500 грн. в одном классе МКТУ (+ 450 грн. за каждый последующий класс МКТУ).

В завершение моей статьи хочу обратить Ваше внимание на то, что только на первый взгляд может показаться, что регистрация торговой марки — дело нехитрое. Но на самом деле, в большом количестве случаев не обойтись без специальных знаний, умений и опыта, которые помогут Вам сэкономить и деньги, и время. На пути к обладанию Свидетельством на торговую марку есть масса подводных камней, обнаружить которые Вам помогут квалифицированные специалисты в сфере интеллектуальной собственности – юристы, патентные поверенные Украины. Ну а выбор: делать все самому или прибегнуть к помощи специалистов, — как всегда, остаётся за Вами!